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New Principles for the Assessment of Genuine Use of Community Trademarks

The CJEU decision in the case Leno Merken1 leads to legal uncertainty concerning the territorial extent to which a Community Trademark must be used in order to avoid vulnerability due to lack of use.

There are too many marks on the register

Any­one who has been involved with the legal clear­ance of brands pri­or to their launch has cer­tain­ly already expe­ri­enced the effects of the rapid increase in the num­ber of reg­is­tered trade­marks: A great amount of poten­tial­ly con­flict­ing ear­li­er trade­marks have to be assessed and a release with­out incur­ring a more than neg­li­gi­ble risk or with­out attempt­ing to obtain a coex­is­tence agree­ment with own­ers of poten­tial­ly con­flict­ing ear­li­er trade­marks is rare.

Trade­marks can be pro­tect­ed for­ev­er – as far as they have also actu­al­ly been used

Trade­marks are the only indus­tri­al prop­er­ty right that can enjoy pro­tec­tion for­ev­er, if the renew­al fees that are due every 10 years are duly paid. To avoid “dead trade­marks” from hin­der­ing the fair launch and use of new trade­marks by com­pa­nies, mod­ern trade­mark law pro­vides that trade­marks that are not gen­uine­ly used (any­more) can be can­celled inso­far as they are not actu­al­ly used in the eco­nom­ic life. Such can­cel­la­tions are not done auto­mat­i­cal­ly in Aus­tria or in the Com­mu­ni­ty Trade­mark sys­tem (as the offices do not request to trade­mark own­ers to reg­u­lar­ly pro­vide evi­dence of use), but any­one can file a respec­tive claim for can­cel­la­tion. How­ev­er, to grant the own­er a cer­tain flex­i­bil­i­ty dur­ing the launch phase of its trade­mark, a grace peri­od of five years after the reg­is­tra­tion exists, post­pon­ing the use require­ment.


Accord­ing to the sta­tis­tics of the Aus­tri­an Patent Office2, there were around 1 mil­lion reg­is­tered trade­marks with pro­tec­tion in Aus­tria in 2012, among these more than 700,000 Com­mu­ni­ty Trade­marks. The mas­sive amount of reg­is­tered trade­marks has in the recent years lent increas­ing prac­ti­cal impor­tance to the can­cel­la­tion of trade­marks due to non-use.

Cancellation due to non-use

Accord­ing to the jurispru­dence of the CJEU, assess­ments of gen­uine must take into con­sid­er­a­tion whether the com­mer­cial exploita­tion of the mark is real, in par­tic­u­lar whether such use is viewed as war­rant­ed in the eco­nom­ic sec­tor con­cerned to main­tain or cre­ate a share in the mar­ket for the goods or ser­vices pro­tect­ed by the mark.3

Ter­ri­to­r­i­al require­ments for Com­mu­ni­ty Trade­marks

In this con­text, a spe­cial issue aris­es regard­ing the nec­es­sary ter­ri­to­r­i­al extent of use of Com­mu­ni­ty Trade­marks. Until now, it was assumed that gen­uine use in one Mem­ber State con­sti­tutes gen­uine use in the Com­mu­ni­ty;4 in prac­tice, this means that an own­er of a Com­mu­ni­ty Trade­mark who is active in Aus­tria could suc­cess­ful­ly prove gen­uine use even if such use of the mark relates only to Aus­tria. How­ev­er, this approach leads to a sit­u­a­tion in which the own­er of a Com­mu­ni­ty Trade­mark could pro­hib­it the use of an iden­ti­cal or sim­i­lar trade­mark for the reg­is­tered (or sim­i­lar) goods and ser­vices through­out the EU, even if the eco­nom­ic activ­i­ty of the trade­mark own­er is lim­it­ed to one Mem­ber State. A Com­mu­ni­ty Trade­mark used only in Mal­ta could pro­hib­it the use and reg­is­tra­tion of a sim­i­lar trade­mark by an Aus­tri­an com­pa­ny in oth­er parts of the EU, despite the fact that the trade­marks would not actu­al­ly col­lide due to a lack of ter­ri­to­r­i­al over­lap on the mar­ket. This sit­u­a­tion hin­ders trade­mark launch­es and was increas­ing­ly seen as ques­tion­able.

The new principles established by the CJEU

The long-await­ed deci­sion of the CJEU in the case Leno Merken brought about a new legal posi­tion: The CJEU held that the ter­ri­to­r­i­al bor­ders of the Mem­ber States should be dis­re­gard­ed in the assess­ment. Assess­ing whether gen­uine use is giv­en requires an indi­vid­ual assess­ment aim­ing at the entire Com­mon Mar­ket of the EU and focus­ing on the rel­e­vant mar­ket for the rel­e­vant prod­uct. All the rel­e­vant facts and cir­cum­stances must be tak­en into account, includ­ing the char­ac­ter­is­tics of the mar­ket con­cerned, the nature of the goods or ser­vices pro­tect­ed by the trade­mark, and the ter­ri­to­r­i­al extent and the scale of the use, as well as its fre­quen­cy and reg­u­lar­i­ty.


This stance leads to a con­sid­er­able legal uncer­tain­ty, as as only future case-by-case deci­sions will estab­lish the exact require­ments for gen­uine use in the EU. How­ev­er, there is no risk of los­ing the trade­mark entire­ly if the cri­te­ria of gen­uine use are ful­filled with respect to one or more EU Mem­ber States, but not with respect to the Com­mon Mar­ket of the EU. Fol­low­ing a can­cel­la­tion, the trade­mark own­er could con­vert (keep­ing the pri­or­i­ty) his mark into nation­al trade­marks of those Mem­ber States in which the trade­mark had indeed been gen­uine­ly used.5

Genuine use of a Community Trademark must now be proven in relation to the entire territory of the EU – genuine use of a Community Trademark in only a single Member State will no longer automatically be seen as sufficient.

CJEU Decem­ber 19, 2012, C‑149/11.
Annu­al Report of the Aus­tri­an Patent Office 2012, p 30, avail­able on the web­site of the Aus­tri­an Patent Office at http://www.patentamt.at/Media/DruckversionA4.pdf.
CJEU March 11, 2003, C‑40/01, Ansul, nr 38.
This opin­ion is sup­port­ed espe­cial­ly by the joint state­ment No. 10 Re Art 15 Reg­u­la­tion (EC) No 4094 by the Coun­cil on 20 Decem­ber 1993 on the Com­mu­ni­ty trade mark.
Art 112 CTMR.

Neue Beurteilungskriterien für die rechtserhaltende Benutzung von Gemeinschaftsmarken

Die Entscheidung des EuGH im Fall Leno Merken1 hat Rechtsunsicherheit gebracht, in welchem territorialen Umfang eine Gemeinschaftsmarke benutzt werden muss, um nicht wegen Nichtbenutzung angreifbar zu sein.

Es gibt zu viele Marken im Register

Jed­er, der bere­its ein­mal mit der rechtlichen Freiga­be von Marken vor deren Ein­führung zu tun gehabt hat, hat sicher­lich bere­its die Auswirkun­gen der ras­ant gestiege­nen Anzahl von einge­tra­ge­nen Marken erlebt: Eine Freiga­be ohne das Einge­hen eines nicht unwesentlichen Risikos oder ohne den Ver­such der Erlan­gung von Abgren­zungsvere­in­barun­gen mit den Inhab­ern eventuell kol­li­dieren­der älter­er Marken ist sehr sel­ten.

Marken kön­nen ewig geschützt bleiben – soweit sie auch benutzt wer­den

Als einziges gewerblich­es Schutzrecht kön­nen Marken ewig Schutz genießen, wenn die alle 10 Jahre fäl­lig wer­den­den Erneuerungs­ge­bühren frist­gerecht bezahlt wer­den. Um zu ver­mei­den, dass „Reg­is­ter­le­ichen“ die redliche Ein­führung und Benutzung neuer Marken durch die Unternehmen behin­dern, sieht das mod­erne Marken­recht vor, dass nicht (mehr) benutzte Marken im Reg­is­ter gelöscht wer­den kön­nen, insoweit diese nicht tat­säch­lich im Wirtschaft­sleben benutzt wer­den. Dies erfol­gt in Öster­re­ich oder im Gemein­schafts­marken­recht nicht automa­tisch (weil von den Ämtern keine regelmäßi­gen Nach­weise über eine tat­säch­liche Benutzung ver­langt wer­den), son­dern auf Antrag, den jed­er­mann stellen kann (Pop­u­larantrag). Um dem Marken­in­hab­er jedoch in der Markene­in­führungsphase eine gewisse Flex­i­bil­ität zu gewähren, ist diese Benutzung­sobliegen­heit während ein­er „Benutzungss­chon­frist“ von 5 Jahren ab Reg­istrierung aufgeschoben.


Nach den Sta­tis­tiken des Öster­re­ichis­chen Paten­tamts2 genossen bere­its Ende des Jahres 2011 mehr als 1 Mio Marken in Öster­re­ich Schutz, darunter 780.000 Gemein­schafts­marken. Die Menge an geschützten Marken hat der Löschung von Marken wegen Nicht­be­nutzung in den let­zten Jahren eine immer größere prak­tis­che Bedeu­tung gebracht.

Löschung mangels rechtserhaltender Benutzung

Die Prü­fung der recht­ser­hal­tenden Benutzung erfol­gt nach der Recht­sprechung des EuGH dahinge­hend, ob die Marke tat­säch­lich geschäftlich ver­w­ertet wird, ins­beson­dere im Hin­blick auf Ver­wen­dun­gen, die im betr­e­f­fend­en Wirtschaft­szweig als gerecht­fer­tigt ange­se­hen wer­den, um Mark­tan­teile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dien­stleis­tun­gen zu behal­ten oder zu gewin­nen.3

Ter­ri­to­ri­ale Erfordernisse bei Gemein­schafts­marken

Eine beson­dere Prob­lematik stellt sich dabei bei Gemein­schafts­marken hin­sichtlich des notwendi­gen ter­ri­to­ri­alen Umfangs. Bis­lang ging man davon aus, dass in ter­ri­to­ri­aler Hin­sicht die Benutzung in einem EU-Mit­glied­staat aus­re­ichend ist;4 prak­tisch heißt das, dass ein in Öster­re­ich tätiger Inhab­er ein­er Gemein­schafts­marke den Nach­weis der recht­ser­hal­tenden Benutzung erbrin­gen kon­nte, auch wenn er die Benutzung der Marke nur in Öster­re­ich nach­weisen kon­nte. Dies führt aber dazu, dass der Inhab­er ein­er Gemein­schafts­marke anderen Unternehmen die Benutzung ein­er gle­ichen oder ähn­lichen Marke für die einge­tra­ge­nen (oder ähn­liche) Waren und Dien­stleis­tun­gen in der gesamten EU ver­bi­eten kon­nte, auch wenn sich die wirtschaftliche Tätigkeit des Marken­in­hab­ers nur auf einen Mit­glied­staat beschränk­te. Eine bloß in Mal­ta genutzte Gemein­schafts­marke kon­nte somit der Benutzung und Reg­istrierung ein­er ähn­lichen Marke durch ein öster­re­ichis­ches Unternehmen in anderen Teilen der EU ent­ge­gen­ste­hen, obwohl die Marken man­gels ter­ri­to­ri­aler Über­schnei­dun­gen am Markt tat­säch­lich nicht kol­li­dieren. Dies behin­dert die Markene­in­führung und wurde immer mehr als hin­ter­fra­genswert gese­hen.

Die vom EuGH neu aufgestellten Kriterien

Eine Neu­po­si­tion­ierung brachte die lange erwartete Entschei­dung des EuGH in der Rechtssache Leno Merken: Der EuGH stellte darin zunächst klar, dass die Gren­zen der EU-Mit­glied­staat­en im Sinne des Bin­nen­mark­ts kein zu beach­t­en­des Kri­teri­um bilden kön­nen. Die Beurteilung, ob eine aus­re­ichende Benutzung vor­liegt, ist somit am ein­heitlichen Ter­ri­to­ri­um der EU, dem Bin­nen­markt, zu ori­en­tieren. Es ist auf den rel­e­van­ten Markt für das betr­e­f­fende Pro­dukt abzustellen. Je nach Lage des Falls kann die Benutzung in bloß einem EU-Mit­glied­staat daher aus­re­ichend oder nicht aus­re­ichend sein. Es sind alle erhe­blichen Fak­ten und Umstände zu berück­sichti­gen, wie ins­beson­dere die Merk­male des betr­e­f­fend­en Mark­ts, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dien­stleis­tun­gen, die Größe des Gebi­ets und der quan­ti­ta­tive Umfang der Benutzung sowie deren Häu­figkeit und Regelmäßigkeit.


Diese Beurteilung führt zu einiger rechtlich­er Unsicher­heit, weil erst kün­ftige in der Recht­sprechung behan­delte Fälle die Beurteilungskri­te­rien näher konkretisieren wer­den. Es beste­ht jedoch kein Risiko des total­en Marken­rechtsver­lusts, wenn die Kri­te­rien recht­ser­hal­tender Benutzung zwar hin­sichtlich eines oder mehrerer EU-Mit­glied­staat­en, nicht aber hin­sichtlich des EU-Bin­nen­mark­ts erfüllt wer­den. Nach ein­er Löschung ste­ht dem Marken­in­hab­er die Umwand­lung der Gemein­schafts­marke (unter Wahrung der bish­eri­gen Pri­or­ität) in nationale Marken in jenen EU-Mit­glied­staat­en offen, in denen die Marke entsprechend benutzt wurde.5

Reformierung der Gemein­schafts­marken­verord­nung?

Es ist nicht zu erwarten, dass eine Änderung der Gemein­schafts­marken­verord­nung in Zukun­ft diese Sit­u­a­tion ändern kön­nte. Derzeit ist eine Reform für das har­mon­isierte EU-Marken­recht in Diskus­sion.6 Eine zur Vor­bere­itung einge­holte Studie des deutschen Max-Planck-Insti­tuts enthielt den Vorschlag ein­er Koex­is­tenz von jün­geren gut­gläu­big angemelde­ten nationalen Marken in einem EU-Mit­glied­staat, der weit ent­fer­nt von dem Teil der EU ist, in dem eine seit min­destens 15 Jahren einge­tra­gene kol­li­dierende Gemein­schafts­marke benutzt wurde.7 Diese wohl eher akademis­che als prak­tik­able Lösungsvari­ante fand keinen Ein­gang in den im März 2013 von der Europäis­chen Kom­mis­sion vorgestell­ten Refor­men­twurf für die GMV. Über­haupt find­en sich dort keine dies­bezüglichen Änderun­gen des Verord­nung­s­texts zur gemein­schaftsweit­en recht­ser­hal­tenden Benutzung. Da der Refor­men­twurf anson­sten viele sehr strit­tige Vorschläge enthält, ist nicht zu erwarten, dass in der weit­eren Diskus­sion noch eine zusät­zliche, sicher­lich zu Kon­tro­ver­sen führende Frage einge­fügt wird.

Die rechtserhaltende Benutzung von Gemeinschaftsmarken ist nunmehr in Bezug auf das gesamte Gebiet der EU nachzuweisen – die Benutzung in einem einzigen Mitgliedstaat wird nicht mehr als automatisch ausreichend angesehen.

EuGH 19.12.2012, C‑149/11.
Geschäfts­bericht des Öster­re­ichis­chen Paten­tamts 2012, S 30, abruf­bar auf der Web­site des Öster­re­ichis­chen Paten­tamts unter http://www.patentamt.at/Media/DruckversionA4.pdf.
EuGH 11.3.2003, C‑40/01, Ansul, Rn 38.
Diese Mei­n­ung stütze sich vor allem auf die Gemein­same Erk­lärung Nr. 10 zu Art. 15 der Verord­nung (EG) Nr. 4094 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemein­schafts­marke (ABl. 1994, L 11, S 1).
Art 112 GMV.
Vorschlag für eine Verord­nung des Europäis­chen Par­la­ments und des Rates zur Änderung der Verord­nung (EG) Nr. 2072009 des Rates über die Gemein­schafts­marke, 2013/0088/COD, und Vorschlag für eine Richtlin­ie des Europäis­chen Par­la­ments und des Rates zur Angle­ichung der Rechtsvorschriften der Mit­glied­staat­en über die Marken (Neu­fas­sung), 2013/0089/COD.
Max-Planck-Insti­tut für Imma­te­ri­al­güter- und Wet­tbe­werb­srecht, Studie über das Gesamt­funk­tion­ieren des Europäis­chen Marken­sys­tems vom 15.2.2011, Part III, Chap­ter 3.A.VI, Rz 3.31, abruf­bar unter http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

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