New Principles for the Assessment of Genuine Use of Community Trademarks

The CJEU decision in the case Leno Merken¹ leads to legal uncertainty concerning the territorial extent to which a Community Trademark must be used in order to avoid vulnerability due to lack of use.

There are too many marks on the register

Any­one who has been involved with the legal clear­ance of brands pri­or to their launch has cer­tain­ly already expe­ri­enced the effects of the rapid increase in the num­ber of reg­is­tered trade­marks: A great amount of poten­tial­ly con­flict­ing ear­li­er trade­marks have to be assessed and a release with­out incur­ring a more than neg­li­gi­ble risk or with­out attempt­ing to obtain a coex­is­tence agree­ment with own­ers of poten­tial­ly con­flict­ing ear­li­er trade­marks is rare.

Trade­marks can be pro­tect­ed for­ev­er – as far as they have also actu­al­ly been used

Trade­marks are the only indus­tri­al prop­er­ty right that can enjoy pro­tec­tion for­ev­er, if the renew­al fees that are due every 10 years are duly paid. To avoid “dead trade­marks” from hin­der­ing the fair launch and use of new trade­marks by com­pa­nies, mod­ern trade­mark law pro­vides that trade­marks that are not gen­uine­ly used (any­more) can be can­celled inso­far as they are not actu­al­ly used in the eco­nom­ic life. Such can­cel­la­tions are not done auto­mat­i­cal­ly in Aus­tria or in the Com­mu­ni­ty Trade­mark sys­tem (as the offices do not request to trade­mark own­ers to reg­u­lar­ly pro­vide evi­dence of use), but any­one can file a respec­tive claim for can­cel­la­tion. How­ev­er, to grant the own­er a cer­tain flex­i­bil­i­ty dur­ing the launch phase of its trade­mark, a grace peri­od of five years after the reg­is­tra­tion exists, post­pon­ing the use require­ment.

Sta­tis­tics

Accord­ing to the sta­tis­tics of the Aus­tri­an Patent Office², there were around 1 mil­lion reg­is­tered trade­marks with pro­tec­tion in Aus­tria in 2012, among these more than 700,000 Com­mu­ni­ty Trade­marks. The mas­sive amount of reg­is­tered trade­marks has in the recent years lent increas­ing prac­ti­cal impor­tance to the can­cel­la­tion of trade­marks due to non-use.

Cancellation due to non-use

Accord­ing to the jurispru­dence of the CJEU, assess­ments of gen­uine must take into con­sid­er­a­tion whether the com­mer­cial exploita­tion of the mark is real, in par­tic­u­lar whether such use is viewed as war­rant­ed in the eco­nom­ic sec­tor con­cerned to main­tain or cre­ate a share in the mar­ket for the goods or ser­vices pro­tect­ed by the mark.³

Ter­ri­to­r­i­al require­ments for Com­mu­ni­ty Trade­marks

In this con­text, a spe­cial issue aris­es regard­ing the nec­es­sary ter­ri­to­r­i­al extent of use of Com­mu­ni­ty Trade­marks. Until now, it was assumed that gen­uine use in one Mem­ber State con­sti­tutes gen­uine use in the Com­mu­ni­ty;⁴ in prac­tice, this means that an own­er of a Com­mu­ni­ty Trade­mark who is active in Aus­tria could suc­cess­ful­ly prove gen­uine use even if such use of the mark relates only to Aus­tria. How­ev­er, this approach leads to a sit­u­a­tion in which the own­er of a Com­mu­ni­ty Trade­mark could pro­hib­it the use of an iden­ti­cal or sim­i­lar trade­mark for the reg­is­tered (or sim­i­lar) goods and ser­vices through­out the EU, even if the eco­nom­ic activ­i­ty of the trade­mark own­er is lim­it­ed to one Mem­ber State. A Com­mu­ni­ty Trade­mark used only in Mal­ta could pro­hib­it the use and reg­is­tra­tion of a sim­i­lar trade­mark by an Aus­tri­an com­pa­ny in oth­er parts of the EU, despite the fact that the trade­marks would not actu­al­ly col­lide due to a lack of ter­ri­to­r­i­al over­lap on the mar­ket. This sit­u­a­tion hin­ders trade­mark launch­es and was increas­ing­ly seen as ques­tion­able.

The new principles established by the CJEU

The long-await­ed deci­sion of the CJEU in the case Leno Merken brought about a new legal posi­tion: The CJEU held that the ter­ri­to­r­i­al bor­ders of the Mem­ber States should be dis­re­gard­ed in the assess­ment. Assess­ing whether gen­uine use is giv­en requires an indi­vid­ual assess­ment aim­ing at the entire Com­mon Mar­ket of the EU and focus­ing on the rel­e­vant mar­ket for the rel­e­vant prod­uct. All the rel­e­vant facts and cir­cum­stances must be tak­en into account, includ­ing the char­ac­ter­is­tics of the mar­ket con­cerned, the nature of the goods or ser­vices pro­tect­ed by the trade­mark, and the ter­ri­to­r­i­al extent and the scale of the use, as well as its fre­quen­cy and reg­u­lar­i­ty.

Con­se­quences

This stance leads to a con­sid­er­able legal uncer­tain­ty, as as only future case-by-case deci­sions will estab­lish the exact require­ments for gen­uine use in the EU. How­ev­er, there is no risk of los­ing the trade­mark entire­ly if the cri­te­ria of gen­uine use are ful­filled with respect to one or more EU Mem­ber States, but not with respect to the Com­mon Mar­ket of the EU. Fol­low­ing a can­cel­la­tion, the trade­mark own­er could con­vert (keep­ing the pri­or­i­ty) his mark into nation­al trade­marks of those Mem­ber States in which the trade­mark had indeed been gen­uine­ly used.⁵

Genuine use of a Community Trademark must now be proven in relation to the entire territory of the EU – genuine use of a Community Trademark in only a single Member State will no longer automatically be seen as sufficient.

1

CJEU Decem­ber 19, 2012, C‑149/11.

2

Annu­al Report of the Aus­tri­an Patent Office 2012, p 30, avail­able on the web­site of the Aus­tri­an Patent Office at http://www.patentamt.at/Media/DruckversionA4.pdf.

3

CJEU March 11, 2003, C‑40/01, Ansul, nr 38.

4

This opin­ion is sup­port­ed espe­cial­ly by the joint state­ment No. 10 Re Art 15 Reg­u­la­tion (EC) No ⁴⁰⁄₉₄ by the Coun­cil on 20 Decem­ber 1993 on the Com­mu­ni­ty trade mark.

5

Art 112 CTMR.

Neue Beurteilungskriterien für die rechtserhaltende Benutzung von Gemeinschaftsmarken

Die Entscheidung des EuGH im Fall Leno Merken¹ hat Rechtsunsicherheit gebracht, in welchem territorialen Umfang eine Gemeinschaftsmarke benutzt werden muss, um nicht wegen Nichtbenutzung angreifbar zu sein.

Es gibt zu viele Marken im Register

Jed­er, der bere­its ein­mal mit der rechtlichen Freiga­be von Marken vor deren Ein­führung zu tun gehabt hat, hat sicher­lich bere­its die Auswirkun­gen der ras­ant gestiege­nen Anzahl von einge­tra­ge­nen Marken erlebt: Eine Freiga­be ohne das Einge­hen eines nicht unwesentlichen Risikos oder ohne den Ver­such der Erlan­gung von Abgren­zungsvere­in­barun­gen mit den Inhab­ern eventuell kol­li­dieren­der älter­er Marken ist sehr sel­ten.

Marken kön­nen ewig geschützt bleiben – soweit sie auch benutzt wer­den

Als einziges gewerblich­es Schutzrecht kön­nen Marken ewig Schutz genießen, wenn die alle 10 Jahre fäl­lig wer­den­den Erneuerungs­ge­bühren frist­gerecht bezahlt wer­den. Um zu ver­mei­den, dass „Reg­is­ter­le­ichen“ die redliche Ein­führung und Benutzung neuer Marken durch die Unternehmen behin­dern, sieht das mod­erne Marken­recht vor, dass nicht (mehr) benutzte Marken im Reg­is­ter gelöscht wer­den kön­nen, insoweit diese nicht tat­säch­lich im Wirtschaft­sleben benutzt wer­den. Dies erfol­gt in Öster­re­ich oder im Gemein­schafts­marken­recht nicht automa­tisch (weil von den Ämtern keine regelmäßi­gen Nach­weise über eine tat­säch­liche Benutzung ver­langt wer­den), son­dern auf Antrag, den jed­er­mann stellen kann (Pop­u­larantrag). Um dem Marken­in­hab­er jedoch in der Markene­in­führungsphase eine gewisse Flex­i­bil­ität zu gewähren, ist diese Benutzung­sobliegen­heit während ein­er „Benutzungss­chon­frist“ von 5 Jahren ab Reg­istrierung aufgeschoben.

Sta­tis­tiken

Nach den Sta­tis­tiken des Öster­re­ichis­chen Paten­tamts² genossen bere­its Ende des Jahres 2011 mehr als 1 Mio Marken in Öster­re­ich Schutz, darunter 780.000 Gemein­schafts­marken. Die Menge an geschützten Marken hat der Löschung von Marken wegen Nicht­be­nutzung in den let­zten Jahren eine immer größere prak­tis­che Bedeu­tung gebracht.

Löschung mangels rechtserhaltender Benutzung

Die Prü­fung der recht­ser­hal­tenden Benutzung erfol­gt nach der Recht­sprechung des EuGH dahinge­hend, ob die Marke tat­säch­lich geschäftlich ver­w­ertet wird, ins­beson­dere im Hin­blick auf Ver­wen­dun­gen, die im betr­e­f­fend­en Wirtschaft­szweig als gerecht­fer­tigt ange­se­hen wer­den, um Mark­tan­teile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dien­stleis­tun­gen zu behal­ten oder zu gewin­nen.³

Ter­ri­to­ri­ale Erfordernisse bei Gemein­schafts­marken

Eine beson­dere Prob­lematik stellt sich dabei bei Gemein­schafts­marken hin­sichtlich des notwendi­gen ter­ri­to­ri­alen Umfangs. Bis­lang ging man davon aus, dass in ter­ri­to­ri­aler Hin­sicht die Benutzung in einem EU-Mit­glied­staat aus­re­ichend ist;⁴ prak­tisch heißt das, dass ein in Öster­re­ich tätiger Inhab­er ein­er Gemein­schafts­marke den Nach­weis der recht­ser­hal­tenden Benutzung erbrin­gen kon­nte, auch wenn er die Benutzung der Marke nur in Öster­re­ich nach­weisen kon­nte. Dies führt aber dazu, dass der Inhab­er ein­er Gemein­schafts­marke anderen Unternehmen die Benutzung ein­er gle­ichen oder ähn­lichen Marke für die einge­tra­ge­nen (oder ähn­liche) Waren und Dien­stleis­tun­gen in der gesamten EU ver­bi­eten kon­nte, auch wenn sich die wirtschaftliche Tätigkeit des Marken­in­hab­ers nur auf einen Mit­glied­staat beschränk­te. Eine bloß in Mal­ta genutzte Gemein­schafts­marke kon­nte somit der Benutzung und Reg­istrierung ein­er ähn­lichen Marke durch ein öster­re­ichis­ches Unternehmen in anderen Teilen der EU ent­ge­gen­ste­hen, obwohl die Marken man­gels ter­ri­to­ri­aler Über­schnei­dun­gen am Markt tat­säch­lich nicht kol­li­dieren. Dies behin­dert die Markene­in­führung und wurde immer mehr als hin­ter­fra­genswert gese­hen.

Die vom EuGH neu aufgestellten Kriterien

Eine Neu­po­si­tion­ierung brachte die lange erwartete Entschei­dung des EuGH in der Rechtssache Leno Merken: Der EuGH stellte darin zunächst klar, dass die Gren­zen der EU-Mit­glied­staat­en im Sinne des Bin­nen­mark­ts kein zu beach­t­en­des Kri­teri­um bilden kön­nen. Die Beurteilung, ob eine aus­re­ichende Benutzung vor­liegt, ist somit am ein­heitlichen Ter­ri­to­ri­um der EU, dem Bin­nen­markt, zu ori­en­tieren. Es ist auf den rel­e­van­ten Markt für das betr­e­f­fende Pro­dukt abzustellen. Je nach Lage des Falls kann die Benutzung in bloß einem EU-Mit­glied­staat daher aus­re­ichend oder nicht aus­re­ichend sein. Es sind alle erhe­blichen Fak­ten und Umstände zu berück­sichti­gen, wie ins­beson­dere die Merk­male des betr­e­f­fend­en Mark­ts, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dien­stleis­tun­gen, die Größe des Gebi­ets und der quan­ti­ta­tive Umfang der Benutzung sowie deren Häu­figkeit und Regelmäßigkeit.

Kon­se­quen­zen 

Diese Beurteilung führt zu einiger rechtlich­er Unsicher­heit, weil erst kün­ftige in der Recht­sprechung behan­delte Fälle die Beurteilungskri­te­rien näher konkretisieren wer­den. Es beste­ht jedoch kein Risiko des total­en Marken­rechtsver­lusts, wenn die Kri­te­rien recht­ser­hal­tender Benutzung zwar hin­sichtlich eines oder mehrerer EU-Mit­glied­staat­en, nicht aber hin­sichtlich des EU-Bin­nen­mark­ts erfüllt wer­den. Nach ein­er Löschung ste­ht dem Marken­in­hab­er die Umwand­lung der Gemein­schafts­marke (unter Wahrung der bish­eri­gen Pri­or­ität) in nationale Marken in jenen EU-Mit­glied­staat­en offen, in denen die Marke entsprechend benutzt wurde.⁵

Reformierung der Gemein­schafts­marken­verord­nung?

Es ist nicht zu erwarten, dass eine Änderung der Gemein­schafts­marken­verord­nung in Zukun­ft diese Sit­u­a­tion ändern kön­nte. Derzeit ist eine Reform für das har­mon­isierte EU-Marken­recht in Diskus­sion.⁶ Eine zur Vor­bere­itung einge­holte Studie des deutschen Max-Planck-Insti­tuts enthielt den Vorschlag ein­er Koex­is­tenz von jün­geren gut­gläu­big angemelde­ten nationalen Marken in einem EU-Mit­glied­staat, der weit ent­fer­nt von dem Teil der EU ist, in dem eine seit min­destens 15 Jahren einge­tra­gene kol­li­dierende Gemein­schafts­marke benutzt wurde.⁷ Diese wohl eher akademis­che als prak­tik­able Lösungsvari­ante fand keinen Ein­gang in den im März 2013 von der Europäis­chen Kom­mis­sion vorgestell­ten Refor­men­twurf für die GMV. Über­haupt find­en sich dort keine dies­bezüglichen Änderun­gen des Verord­nung­s­texts zur gemein­schaftsweit­en recht­ser­hal­tenden Benutzung. Da der Refor­men­twurf anson­sten viele sehr strit­tige Vorschläge enthält, ist nicht zu erwarten, dass in der weit­eren Diskus­sion noch eine zusät­zliche, sicher­lich zu Kon­tro­ver­sen führende Frage einge­fügt wird.

Die rechtserhaltende Benutzung von Gemeinschaftsmarken ist nunmehr in Bezug auf das gesamte Gebiet der EU nachzuweisen – die Benutzung in einem einzigen Mitgliedstaat wird nicht mehr als automatisch ausreichend angesehen.

1

EuGH 19.12.2012, C‑149/11.

2

Geschäfts­bericht des Öster­re­ichis­chen Paten­tamts 2012, S 30, abruf­bar auf der Web­site des Öster­re­ichis­chen Paten­tamts unter http://www.patentamt.at/Media/DruckversionA4.pdf.

3

EuGH 11.3.2003, C‑40/01, Ansul, Rn 38.

4

Diese Mei­n­ung stütze sich vor allem auf die Gemein­same Erk­lärung Nr. 10 zu Art. 15 der Verord­nung (EG) Nr. ⁴⁰⁄₉₄ des Rates vom 20.12.1993 über die Gemein­schafts­marke (ABl. 1994, L 11, S 1).

5

Art 112 GMV.

6

Vorschlag für eine Verord­nung des Europäis­chen Par­la­ments und des Rates zur Änderung der Verord­nung (EG) Nr. ²⁰⁷⁄₂₀₀₉ des Rates über die Gemein­schafts­marke, 2013/0088/COD, und Vorschlag für eine Richtlin­ie des Europäis­chen Par­la­ments und des Rates zur Angle­ichung der Rechtsvorschriften der Mit­glied­staat­en über die Marken (Neu­fas­sung), 2013/0089/COD.

7

Max-Planck-Insti­tut für Imma­te­ri­al­güter- und Wet­tbe­werb­srecht, Studie über das Gesamt­funk­tion­ieren des Europäis­chen Marken­sys­tems vom 15.2.2011, Part III, Chap­ter 3.A.VI, Rz 3.31, abruf­bar unter http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.